Maar dit doen wij al járen!

Wat als je concurrent iets geoctrooieerd heeft dat jouw bedrijf allang deed?

Geconfronteerd worden met een octrooirecht van een concurrent. Dat is vervelend, zeker wanneer je ervan overtuigd bent dat het octrooi ten onrechte verleend is omdat jouw bedrijf het geoctrooieerde al lang maakt of doet. Wat kun je in zo’n geval doen?

Octrooien worden verleend voor uitvindingen die op het moment van aanvragen nieuw en inventief zijn. Aan die criteria worden ze getoetst. De onderzoeker die dat doet kijkt in eerste instantie in oudere octrooipublicaties, in wetenschappelijke publicaties, en tegenwoordig ook op het internet.

Wat er in de praktijk gebeurt, wordt daarbij begrijpelijkerwijs niet altijd opgemerkt. De onderzoeker kan tenslotte niet weten wat er binnen bedrijven gebeurt en ook niet volledig achterhalen wat er in de loop der tijd aan producten op de markt gebracht is.

Om die reden is het binnen de Nederlandse rijksoctrooiwet mogelijk om de geldigheid van eenmaal verleende octrooien te betwisten, en – als blijkt dat ze ten onrechte verleend zijn – ze nietig te laten verklaren. Dat klinkt eenvoudig, maar er komt wel het een en ander bij kijken. De octrooihouder staat in beginsel namelijk in zijn recht wanneer hij een verleend octrooi heeft.

Nu worden octrooien in Nederland automatisch toegekend, ook als er op (een deel van) de conclusies (of: claims) bezwaren zijn geuit. Zulke bezwaren zijn achteraan in de octrooipublicatie opgenomen als schriftelijke opinie. In het navolgende gaan we er vanuit dat er geen bezwaren zijn en er op basis van de verleningsprocedure geen reden is om aan de geldigheid van het octrooi te twijfelen.

Het bezwaar dat dan nog ingebracht kan worden, is dat het geoctrooieerde reeds voor de eerste aanvraagdatum van het octrooi in het openbaar werd toegepast. Dat wordt voorgebruik genoemd, en voorgebruik kan zowel binnen een bedrijf als openbaar gebeuren. Dat laatste is het geval indien derden onbelemmerd in de gelegenheid zijn geweest om kennis van de uitvinding te nemen.

De moeilijkheid is echter dat hiervoor onomstotelijk bewijs geleverd moet worden door degene die het octrooi op basis van openbaar voorgebruik nietig wil laten verklaren. En zeker als dat voorgebruik geruime tijd eerder heeft plaatsgevonden kan het lastig zijn om aan de hoge eis van “onomstotelijk” bewijs te voldoen.

Een optie om hier als bedrijf op voorbereid te zijn, is een zeer gedegen administratie bij te houden van wat er zoal aan wie vertoond wordt qua producten en werkwijzen. (e-mail-)correspondentie, foto’s of filmopnamen van presentaties of demonstraties aan afnemers en mogelijk zelfs verklaringen van zo’n afnemer dat hij of zij op een bepaalde dag kennis heeft genomen van een bepaald product of bepaalde werkwijze zonder daarbij geheimhouding verplicht te zijn. Verder valt te denken aan verkooporders en facturen, ook nadat de wettelijke bewaarplicht verstreken is, en dat alles zodanig dat de datum waarop h.e.e.a. is vastgelegd niet te betwijfelen valt. In de prakzichttijk blijkt dat gelet op de hoge eisen van de “onomstotelijkheid” vaak een (nagenoeg) ondoenlijke klus.

Een eerste alternatief is om met regelmaat te publiceren waarmee je als bedrijf bezig bent. Dat kan in een vakblad, hoe onbeduidend ook, als het maar duidelijk is dat het blad daadwerkelijk verspreid is en de informatie bekend gemaakt aan het publiek. Hoewel achteraf makkelijker bruikbaar om openbaar voorgebruik mee aan te tonen, kan er ook hier nog wel discussie ontstaan over de kwestie of een bepaalde uitgave daadwerkelijk verspreid is en daarmee openbaar toegankelijk was.

Een tweede alternatief is het als octrooiaanvrage indienen van een beschrijving van een bepaald product of bepaalde werkwijze. Van een octrooiaanvrage is het altijd duidelijk of en wanneer deze gepubliceerd is en de beschrijving kan erop gericht zijn om zoveel mogelijk specifieke informatie openbaar te maken.  Octrooiaanvragen worden in de regel door een veel kleiner publiek gelezen dan vakbladen, dus aan wie er niet zeer specifiek naar zoekt geef je je kennis ook niet prijs.

Zo kan het zelfs wanneer er geen intentie is om anderen iets te verbieden of wanneer er twijfel is over de sterkte van een uitvinding, een strategische keus zijn om toch een octrooiaanvrage in te dienen: ter voorkoming dat er octrooi op verleend wordt aan een derde. Het is daarbij zelfs mogelijk om de publicatie van de aanvrage eerder dan na de gebruikelijke anderhalf jaar te laten plaatsvinden.

Voor advies van een dergelijke (strategische) inzet van het octrooisysteem kun je te allen tijde te raad gaan bij een octrooigemachtigde. Je kunt ze vinden via www.octrooigemachtigde.nl.

Bram van Oeffelt, octrooigemachtigde