Octrooiaanvraag ingediend, ik ben beschermd! Waar toch op te letten?

Een octrooi beschermt een technische uitvinding, dat zal bij lezers van dit artikel bekend zijn. Om octrooi te krijgen moet de geclaimde uitvinding nieuw en inventief zijn ten opzichte van alles wat al publiekelijk bekend was op de dag voordat de octrooiaanvraag werd ingediend. Het is dus zeer sterk af te raden om al iets over uw uitvinding bekend te maken voordat de octrooiaanvraag wordt ingediend. Of het moet onder geheimhouding gebeuren. Ook dit zal bekend zijn bij lezers van dit artikel.

Vanaf de dag dat de octrooiaanvraag is ingediend, is de uitvinding “patent pending” en juridisch vastgelegd als de uwe. Vanaf die dag kunt u uw uitvinding zonder geheimhouding delen met anderen. Vaak wordt de dag van indiening zo gekozen dat de eerste marktintroductie kort daarop volgt, bijvoorbeeld door gesprekken met potentiële afnemers of investeerders, een presentatie op een beurs, de lancering van een website, of op een andere manier.

Tijdens het proces van het opstellen van de octrooiaanvraag heeft u waarschijnlijk intensief contact gehad met uw octrooigemachtigde. Vaak hoort u daarna pas weer van hem of haar op het moment dat het nieuwheidsrapport binnen is gekomen, een maand of 8 à 10 later.

Maar in die tussentijd heeft u als uitvinder natuurlijk niet stil gezeten. U heeft uw uitvinding verbeterd, doorontwikkeld, verfijnd en bijgeschaafd. En wellicht al de eerste verkopen gerealiseerd. U heeft dat allemaal op internet gezet want u wilt uiteraard zoveel mogelijk publiciteit genereren voor uw uitvinding. En u kunt doen wat u wilt, want de uitvinding is beschermd door de octrooiaanvraag. Alles wat later bedacht is, vullen we later wel aan. Toch?

Dat klopt helaas maar deels. Veel uitvinders maken in de periode tussen de indiening van de (eerste) octrooiaanvraag en de (latere) vervolgaanvraag helaas een cruciale denkfout. De uitvinding is in die periode alleen beschermd voor zover het betrekking heeft op datgene wat op de dag van indiening is opgeschreven. Vaak zijn er na een paar maanden al verbeteringen, bijvoorbeeld ingegeven door testen en/of feedback van gebruikers. Deze verbeteringen zijn als zelfstandige uitvinding niet beschermd, want deze verbeteringen zijn niet opgeschreven in de octrooiaanvraag.

Op zich is het wel mogelijk om die verbeteringen aan te vullen in een vervolgaanvraag, maar dan zullen die verbeteringen ook de toetsingsdatum van de vervolgaanvraag krijgen (en niet: de datum van de eerste indiening). Als die verbeteringen dan in de tussenliggende periode al aan het publiek zijn geopenbaard, is het niet meer mogelijk om op basis van die verbeteringen nog octrooi te krijgen. Beter is om de verbeteringen op het moment dat ze worden gevonden vast te leggen in een “update” van de octrooiaanvraag, voordat ze met de buitenwereld worden gedeeld.

Om een concreet voorbeeld te geven: stel u heeft op 1 december 2020 een octrooiaanvraag ingediend. Op 1 juni 2021 heeft u een cruciale verbetering bedacht, die u direct heeft geïmplementeerd en die u op 1 juli 2021 in een talkshow op de nationale televisie heeft gepresenteerd. Rond 1 september 2021 heeft u het nieuwheidsrapport van de octrooiaanvraag ontvangen. Daaruit blijkt dat wat in de octrooiaanvraag als “de uitvinding” werd gedefinieerd al bekend is uit een ouder document. Maar het verbeterde product verschilt wél van het product zoals beschreven in het oudere document. De octrooiaanvraag lijkt kansloos, terwijl er zeker octrooimogelijkheden lijken te liggen voor de verbeterde versie van uw uitvinding.

Uw octrooigemachtigde heeft de talkshow niet gezien en is nog niet bekend met de verbeterde versie van uw uitvinding. In een poging om toch nog octrooibescherming te verkrijgen, heeft hij of zij u gevraagd of er wellicht nog (technische) doorontwikkelingen zijn geweest, die nog meegenomen kunnen worden in een (internationale) vervolgaanvraag, die uiteindelijk is ingediend op 1 december 2021.

Dat was dus het geval, maar aangezien die cruciale verbetering dan volgens de nieuwe datum van 1  december 2021 zal worden beoordeeld op nieuwheid en inventiviteit, is uw eigen optreden in de talkshow schadelijk voor het lot van die octrooiaanvraag. Maar had u eind juni 2021 een update van de eerste octrooiaanvraag ingediend, dan was alles goed gegaan.

Wees dus voorzichtig met het publiceren van technische verbeteringen op uw uitvinding gedurende het eerste jaar na indiening van de octrooiaanvraag. Uw uitvinding is alleen beschermd voor zover deze betrekking heeft op datgene wat in de eerste octrooiaanvraag staat. Later aanvullen kan, maar is alleen zinvol als dat wordt geregistreerd voordat u iets publiekelijk bekend maakt. Voor alle technische doorontwikkelingen na het indienen van de eerste octrooiaanvraag adviseer ik daarom: eerst even overleggen met uw octrooigemachtigde voordat u deze met de buitenwereld deelt.

Patrick van Ginneken, octrooigemachtigde